"马克曼听证"制度的由来及启示

  与美国专利诉讼的悠长历史相比,1996年才经美国最高法院确立的“马克曼听证”(Markman Hearing,也称为Claim Construction,即权利要求书的解释)无疑是一项年轻的制度。但由于几乎所有的专利侵权诉讼中都会遇到涉案专利权利要求书的解释这一核心问题,且因“马克曼听证”结果往往清楚地预示了案件结果,经“马克曼听证”获得有利结论的一方一旦据此向法庭提起不审即判的动议,专利侵权诉讼往往可就此快速了结,因此该制度的确立成为美国专利诉讼历史上的一件大事。

  “马克曼听证”制度的由来

  “马克曼听证”制度确立之前,在专利侵权诉讼中的权利要求书解释,通常交由陪审团在对案件事实进行裁决时一并做出,且并不会在诉讼文件上单独就陪审团这一问题的判断进行记录。1991年,马克曼(Markman)先生因认为其拥有的专利号为RE33054的“干洗衣物贮存及追踪控制装置”专利权被Westview公司所侵犯,遂向宾夕法尼亚州东区联邦地方法院提起了专利侵权诉讼。

  该专利是用扫描的方式,将客户的衣物编号扫描后输入电脑中做分类标示,并在衣物干洗过程中追踪衣物位置,干洗完成后自动将衣物放回客户固定的存贮位置。被告的产品则是同时运用扫描器和电脑两种方式,将客户干洗衣物的资料存入电脑并显示费用、日期等相关信息。本案陪审团的裁决认为被告装置构成对原告专利权利的侵犯,但该地方法院认为系争专利与被告装置在功能实施上并不一致,遂推翻陪审团的裁决,判决被告不构成侵权。

  马克曼不服,于1995年向联邦上诉法院提起上诉,但其上诉理由仅为联邦地方法院错误地解释了陪审团关于专利权利要求书解释中某个词语的涵义。联邦上诉法院在审理该案时,将案件的核心问题定为两个:一是原告对于请求项解释有无权利请求陪审团裁决;二是联邦地方法院是否正确地解释了“Inventory”一词。该院多数法官经审理后认为,权利要求书范围的解释与确定,属于法律问题而非事实问题,因而属于法院权限,而不应交由陪审团决定,且此前将此问题交由陪审团确定并不妥当。同时,由于认为原告专利与被告装置存在实质功能上的差异,联邦上诉法院亦不认为被告构成专利侵权。少数持不同意见的该院法官主要是质疑这一结论违反了美国第七宪法修正案(即所有根据美国法律进行的普通法诉讼,只要争议金额超过20美元,即有要求陪审团审判的权利)。

  马克曼不服,向最高法院提出上诉。1996年4月23日,美国最高法院就马克曼诉Westview器械公司案(Markman v. Westview Instruments, Inc. 517 U.S. 370 (1996))做出终审裁决,裁决认定:权利要求书的解释是联邦地区法院法官应当处理的法律问题,而不是应当由陪审团来认定的事实问题,尽管在解释权利要求书的过程中可能会包含一些对于事实问题的解释,且这样做并不违反第七修正案赋予给陪审团的权利。这一裁决标志着“马克曼听证”制度的正式确立。

  “马克曼听证”制度的不足

  该案判决是美国专利诉讼史上的一个重大转折。“马克曼听证”成为法官专门用于解释专利权利要求的一个经常性听证程序,用以解决专利侵权诉讼的核心问题。由于该听证并非普遍适用,因此,十几年来,联邦民事诉讼规则并未正式对其有任何规定,而是给予法院绝对的自由裁量权。但是,何时可以进行“马克曼听证”?如何进行?是否有必要进行?类似问题在一定程度上困扰了审理专利侵权案件较多的法院。

  2001年,加州北区联邦地区法院率先制定了供本法院使用的专利审判专属规则(Patent Local Rules),其中第四部分即为权利要求书的解释程序(Claim Construction Proceddings),对“马克曼听证”的时间、流程、限制及当事人的义务均进行了规定。此后,各州纷纷效仿。目前,乔治亚州北区联邦法院、得克萨斯州东区联邦法院、得克萨斯州南区联邦法院、宾夕法尼亚州西区联邦法院等都制订了书面的“马克曼听证”程序指南。近年来,不断有新的案例在解释与细化着“马克曼听证”,如2006年的Wilson Sporting Goods Co.诉Hillerich & Bradsby Co.案,2005年的Phillips诉AWH Corp.案,2008年的Howmedica Osteonics Corp.诉Wright Medical Technology, Inc.案,这些司法实践大大拓展与丰富了“马克曼听证”使用的实体和程序规则,使之日渐成为美国专利诉讼中一个复杂、完备的司法程序。以至于竟然有人开发了模拟“马克曼听证”程序,只要你愿意,可以下载并训练,以熟悉和确保有真正的权利要求书解释时不会出现不利于自己的问题。

  但是,该听证带来的问题也逐渐受到重视。有人质疑说该程序导致专利诉讼费用增加,因为“马克曼听证”通常会单独进行,且程序复杂,因此导致当事人花费大量的时间与精力,更为重要的是,由于40%至60%的联邦地区法院案件会在联邦巡回上诉法院被推翻,因此,花费巨大的“马克曼听证”似乎价值有限。同时,权利要求书的解释要求是不多不少,忠实于技术发明思想与发明事实,但由于地区法院分散,法官的相关技术知识不十分专业,将权利要求书解释这样的问题交给他们,难免会带来一些无法克服的问题。

  “马克曼听证”制度的启示

  我国民事诉讼中并无陪审团制度,案件的事实问题与法律问题均由法官审理与确定。在专利侵权诉讼中,对于案件中涉及到的技术问题可以通过专家鉴定等方式解决,但并不因此免除法官审理案件的义务,即法律问题的判断归于法官,事实的法律属性判断仍然归于法官。同时,权利要求书的解释在我国的专利侵权诉讼中并不是一个单独的程序,而是合并在案件审理过程中。因此,仅就我国的司法审判而言,“马克曼听证”制度并无直接的借鉴意义。

  但是,对于那些已经走出和正在走出国门的企业来说,了解与掌握这一重要的专利诉讼程序却是极其重要的。通领科技集团的积极尝试充分证明了这一点,而且随着这一程序的不断成熟,美国国际贸易法院(ITC)也开始在审理时适用“马克曼听证”制度。所以,知道“马克曼听证”意味着什么,确保所提交的用于解释权利要求的文件确实充分,学会利用“马克曼听证”,无论是对于破解美国的专利诉讼威胁,还是为未来准备有效的法律武器,无疑都非常重要。(知识产权报 作者 魏玮)



13-03-25